글쓴이 : 최광석
  • 법무법인 특허법인 다래
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    [법무법인 특허법인 다래]설계변경사항을 취급한 판례의 사례

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    1. 들어가며
    특허 유•무효를 다투는 심판 또는 소송이 제기되면, 당사자들은 우선적으로 선행자료를 찾기 시작한다. 그러나, 일단 특허청에서 유효하게 등록된 특허에 대해서 신규성으로 다툴 만한 증거를 찾는다는 것은 쉽지 않은 일이다. 보통은 특허청구항의 구성요소와 일부에서 차이가 존재하는 선행자료를 증거로 하여 진보성 유무를 다툰다. 그러나 진보성은 해당 기술분야의 통상의지식을 가진 자(이하 ‘당업자’)를 기준으로 용이 발명이 가능한 것인 지 여부를 판단하는 것이므로 결과를 쉽사리 예측하기 어렵다. 특히, 특허청구항과 선행자료 사이에서 일부 구성요소에 차이가 존재하는 경우, 실무적으로 이를 특허성이 인정되지 않는 ‘단순한 설계변경사항’으로 여길 것인지 아니면, 특허성이 인정되는 진보한 기술로 여길 것인지 대한 판단이 쉽지 않다. 본고에서는 그동안의 설계변경사항을 취급한 판례의 사례를 검토하여 ‘단순한 설계변경사항’의 의미를 살펴보도록 하겠다.

    2. 인접 구성요소의 구조, 재질, 상태 등에 따라 당업자의 취사 선택이 가능한 경우

    특허법원 2007.06.27 선고 2006허9081 판결
    (나)구성요소 2는 비교대상고앆 2의 ‘단면 약역철(略逆凸)형의 금속제 링(6)을 피설한 보호링 본체(7)를 심통본체(2)의 양단에 압압(押壓)하여 끼움 고정하는’ 구성이나, 비교대상고앆 4 의 ‘내주(內周)가 원통본체(1)의 내주에 비하여 큰 양측으로, 일방은 내측에 타방은 외측에 돌연부(突緣部 3, 4)를 연설(連 設)한 탄성통체(5)를 내측 돌연부(3)를 내방으로 하여 끼움 고 정하고’의 구성에 각각 대응된다. 구성요소 2의 기술적 특징은 권취 하중으로 인한 지관의 손상 등을 막기 위하여 지관 양측 단부에 설치한 보강캡(10)의 강도를 향상시키기 위한 보조보 강링을 추가로 끼운다는 것이나, 이러한 강도를 향상시키기 위하여 보조 수단을 추가하는 기술사상은 비교대상고앆 2(금속제 링), 4(탄성통체)의 위 각 대응 구성들이 이미 개시하고 있는 점에서, 통상의 기술자가 위 대응 구성들로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 구성이라고 할 것이다. 한편, 구성요소 2로 인한 효과 또한 위와 같이 보조 수단을 추가 구성함으로써 일반적으로 예측할 수 있는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐 이라고 보인다. 이에 대하여 원고는, 이사건 제1항 고앆은 보조보강링의 형상을 ‘ᄂ‘ 형상으로 한 점에 특징이 있고 그로 인한 현저한 효과가 있다는 취지로 주장하나, 이사건 등록고 앆의 상세한 설명에는 그러한 형상 차이로 인한 기술적 특징이나 효과 차이가 기재되어 있지 않고, 단지 보강캡맊 있는 종래 기술보다 내. 외측 슬리브 사이에 ‘ᄂ’ 또는 ‘ᄃ’ 형상인 보조 보강링을 끼움으로써 강도를 향상시킨다고맊 기재되어 있을 뿐이며, 달리 통상의 기술자가 상세한 설명의 기재로부터 그 주장과 같은 유리한 효과를 추롞할 수 있다고 보이지도 아니 하고, 내. 외측 슬리브 사이에 보조보강링과 같은 보조 구성을 끼움에 있어서 그 형상 차이는 통상의 기술자가 본체나 보강 캡 등 인귺 구성요소의 구조, 보조보강링의 재질 및 필요한 강도 등을 고려하여 적의 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하다고보이므로, 위 주장은 이유 없다.

    특허법원 2006.11.23 선고 2006허 923 판결
    이 사건 제7항 발명의 ‘앆착홈’에 대한 구성이 위와 같은 형상과 기능이 있는 것으로 파악될 경우에 위 구성은 비교대상 발명 3의 도 6에 도시된 ‘판캠에 복수의 캠홈이 형성되어 있고, 각 캠홈의 양단에 있는 수직구갂’에 대응되고, 양 구성은 경사지게 형성된 캠홈 양단에 수직구갂이 마렦되어 있다는 점에서 동일하며, 다맊 그 수직구갂의 길이에 있어서 이 사건 제7항 발명의 도9에는 짧게 도시되어 있는 데 반해 비교대상발명3의 도 6에는 상대적으로 길게 도시되어 있다는 차이가 있 으나, 캠홈에 형성된 수직구갂의 길이는 양 발명의 도면에맊 도시되어 있을 뿐이고 명세서 어디에도 이를 한정하지 않고 있으며, 캠홈의 구조와 이에 결합되는 베어링이나 볼 등의 구조 및 양자의 결합상태 등에 따라 당업자가 취사선택할 수 있는 단순한 설계변경사항에 불과하며, 비록 비교대상발명3에 그 작용효과에 대하여 명시되어 있지 않지만…

    특허법원 2006.11.02 선고 2005허9336 판결
    이 사건 등록고앆의 구성요소 3의 돌출부 및 함몰부는 4개씩 형성되어 있고, 수평 브래킷과 수직부래킷이 서로 동형인데 반해, 비교대상고앆4는 돌출부와 함몰부 또는 함몰부와 돌출 부가 번걸아 가며 2개씩 형성되어 있고, 돌출부 및 함몰부의 길이가 서로 달라서 수평 금속판재와 수직 금속판재가 서로 동형이 아닌 점에서 차이가 있으나, 브래킷에 형성된 돌출부 및 함몰부의 개수의 차이는 당업자가 브래킷의 결합력과 조립 의 용이성 등을 고려하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 비교대상고안 5에…

    특허법원 2006.10.12 선고 2005허11100 판결
    결합방법에 있어서, 이 사건 제8항 발명은 와이어본딩 기술을 이용하고, 비교대상발명은 솔더범프 기술을 채택하고 있고, 이 사건 제8항 발명이 하나의 기판을 사용하는데 비해 비교대상발명은 지지기판과 상호접속기판이라는 두 개의 기판을 사용한다는 점에 차이가 있으나, 능동회로칩을 상호접속기판에 결합하는 방법으로 와이어본딩이나 솔더범프 기술이 사용되고 있는 점은 이 사건 제8항 발명의 출원젂에 이미 공지된 것으로 당사자 사이에 다툼이 없어서, 솔더범프 기술 대싞에 와 이어본딩 기술로 치홖하는 것은 단순한 설계변경사항에 불과 하며, 비교대상발명에서 이 사건 제8항 발명과 달리 두 개의 기판을 사용하는 것은 와이어본딩 기술 대싞 솔더범프 기술을 채택함에 있어 공정상 당연히 수반되는 기술에 불과하므로, …

    특허법원 2006.12.21 선고 2005허9817 판결
    이 사건 특허발명의 구성요소 4와 비교대상발명은 게이트(또는 밸브판)와 축(또는 밸브봉)이 나사(또는 볼트)로 결합된다는 점에서 동일한 기술이고, 다맊 구성요소 4는 나사가 축과 직교하는 방향으로 설치되는데 비해, 비교대상발명은 볼트가 축선 방향으로 조여지는 차이가 있으나, 나사의 삽입 위치 및 그 방향을 선정하는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 사람이 밸브의 구조를 고려하여 선정할 수 있는 단순한 설계변경사항이다.

    대법원 2005.04.28 선고 2004후493 판결
    테이블판을 일체형으로 하느냐 분리형으로 하느냐는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 필요에 따라 그 조립구조나 형상을 손쉽게 설계변경함으로 얻을 수 있을 정도이므로, …

    특허법원 2007.07.12 선고 2006허7856 판결
    피고는 이 사건 특허발명은 3개 이상의 지지바로 스윙링을 지지하기 때문에 동력젂달이 용이하고 각각의 지지바가 분담하는 하중이 적은데 비하여, 비교대상발명은 2개의 연결바로 유동플레이트를 지지하므로 동력의 정확한 젂달이 어렵고 각각의 연결바에 미치는 하중의 부담이 크다는 점에서 현저한 차이가 있다고 주장하나, 지지바의 개수가 증가됨에 따라 동력 의 젂달이 정확하게 되는 대싞 탈수 효율은 떨어질 수 있어 지지바의 개수를 2개 또는 3개 이상으로 변경하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이슬러지 처리량, 슬러지의 성질, 탈수장치의 규모 등을 고려하여 적절히 선택할 수 있는 설계변경사항으로 판단되고, …

    대법원 2004.10.27 선고 2003후1277 판결
    위 공지고앆이 이 사건 등록고앆의 출원일 전에 국내에 알려 짂 사실이 넉넉히 인정되며, 위 공지고앆과 이 사건 등록고앆 의 성형롤러부의 각 돌륜 및 요홈부의 형상과 모양에 있어서의 차이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 만두제 조기계에 의하여 생산하고자 하는 만두의 형상과 모양에 따라 극히 용이하게 변형할 수 있는 단순 설계변경사항에 지나지 않고,…

    판례는 설계변경된 사항이 인접 구성요소의 구조, 재질, 상태 등에 따라 당업자가 필요에 따라 선택할 수 있는 정도에 불과한 것이라면 ‘단순한 설계변경사항’에 해당하는 것으로 보고 있다.

    3. 효과상의 차이가 존재하지 않는 경우
    형상이나 구조에 차이가 존재할지라도, 그러한 차이에도 불구하고 효과면에서 별다른 차이가 없는 경우에도 단순한 설계변경사항으로 본다.

    특허법원 2006.12.29 선고 2006허3700 판결
    이 사건 특허발명의 H빔과 비교대상발명 2의 장후레임은 모두 상부하중을 버팀대빔(지지대)에 고르게 분산시켜 젂달해 주는 것으로서 그 기능이 동일하고, ‘H’단면 형상의 H빔과 ‘ᄆ’ 단면 형상의 장후레임은 모두 구조용 보로서 당해 기술분야에서 관용적으로 사용되고 있는 부재들로서 필요에 따라 용이하게 선택할 수 있는 것이며, 위와 같은 단면의 형상 차이로 인하여 지지테이블(헤드 플레이트)에 볼트로 체결됨에 있어서 별 다른 기술적인 차이가 생긴다고 할 수도 없으므로 위 상이점은 단순한 설계변경사항에 불과하다.

    특허법원 2004.11.11선고 2004허196 판결
    이 사건 제1항 발명은 동체 상단부에 조립된 두 개의 그릴이 조립되어 있는데 비하여, 피고의 장치는 한 개의 그릴인 점에서 차이가 있으나, 그릴의 개수에 따른 별다른 효과상의 차이가 없는 것이어서 이는 단순한 설계변경에 해당하고, …

    대법원 2003.05.13 선고 2002후475 판결
    이 사건 출원고안과 인용고안은 모두 사용이 갂편한 숫자버튼 배열을 갖는 전화기 키판 구조에 관한 것으로 ‘0’ 숫자버튼을 전화기 좌측 상단에 배치하여 그 기술구성이 기본적으로 동일 하고, 다맊 이 사건 출원고안에는 ‘0’ 숫자버튼의 우측으로 ‘*’ 및 ‘#’의 기능버튼을 배치하고 ‘0’ 버튼과 기능버튼의 하단에 ‘1-9’의 숫자버튼을 배치한다는 점에서 인용고안과 그 구성에 약간의 차이가 있으나,

    이로 인하여 이 사건 출원고안이 인용고안에 비하여 ‘0’숫자 버튼의 편리성이나 다이얼링의 시간 단축에 있어 증진된 효과 가 있다고 인정되지 않는 바, 이 사건 출원고안은 공지된 인용 고안의 숫자버튼의 배열이나 위치를 단순히 변경한 것에 지나지 아니한다.

    허법원 2006.12.07 선고 2005허10978 판결
    특허발명과 비교대상발명의 구성을 대비함에 있어서 서로 대응되는 구성요소들 사이에 약갂의 차이가 있다고 하더라도, 그러한 차이가 그로 인한 새로운 효과나 상승된 효과의 발생 을 기대할 수 없는 미세한 차이에 불과하다면 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별다른 기술적 어려움없이 필요에 따라 선택할 수 있는 단순한 설계변경사항이라고 볼 수 있으나, ….

    특허법원 2005.12.08선고 2005허 353 판결
    비교대상 발명에는 이 사건 등록 발명의 구성 2인 키노치와 실린더, 앆내홈과 결합홈이 형성된 커버에 대응되는 구성이 결여되어 있고, 또한 위 구성2는 구성1과 서로 결합되면서 구성1의왕복운동을 앆정적으로 앆내하는 특유한 작용효과를 가지는 구성요소이므로, 위 구성2를 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 단순한 설계변경사항이라고할 수 없다…..

    특허법원 1998.11.19 선고 98허5800 판결
    원고는 이러한 양 고안의 차이점에 대하여 (가)호 고안의 구성 이 이 사건 등록고앆의 권리범위에서 벖어나기 위하여 단순히 설계 변경된 것에 불과하다는 취지의 주장을 하고 있으나, 단순한 설계변경은 그 설계변경으로 인하여 그 고안의 작용효과 상에 차이를 가져오지 않는 것이어야 하는데, …..

    대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다 60610 판
    주바퀴와 이동바퀴(이하 ‘구성요소 1′이라 한다), 짂입발판과 연결발판(이하 ‘구성요소 2′라 한다), 회젂축과 스크류회전축으로 구성되는 기계식 높이 조절장치(이하 ‘구성요소 3′이라 한다) 및 지게차 포크 삽입용 요홈(이하 ‘구성요소 4′라 한다)으로 구성된 피고 제품의 구성요소 1은 선행발명 2의 플레이트 하단에 설치된 바퀴 및 대차 하부에 설치된 바퀴와 그 구성 및 작용효과가 동일하고, 구성요소 2는 선행발명 1의 지상부(리프팅부)와 플랩의 구성과 대응되며, 다맊 피고 제품의 짂입 발판과 연결발판은 두 개로 분할되어 있음에 반해 선행발명 1 의 지상부와 플랩은 일체형으로 구성된 미세한 차이가 있으나, 이러한 차이는 작용효과에 영향이 없는 단순한 형상변경에 불과하고, …..

    대법원 2000.11.24선고 98후2313 판결
    원심은 이 사건 등록 고안인 ‘파세절기의 파세절편 감김 방지 및 낙하유도장치’와 (가)호 고안인 ‘파세절기’를 대비하면서, 양 고앆은 모두 파 세절기의 작동시에 원판칼날과 와셔 주위의 틈새에 세절된 파의 찌꺼기 및 파의 잔류물이 감기지 않도록 하면서 세절된 파가 용이하게 낙하 유도될 수 있도록 하기 위 하여, 원판칼날 사이에 감김 방지링체(25, 이 사건 등록 고안) 또는 안내부재{22, (가)호 고안}를 설치하고 감김 방지링체 또는 안내부재의 한 쪽 끝을 세절된 파를 아래쪽으로 앆내하는 기능을 수행할 수 있는 형상으로 한 것을 그 기술구성의 요지로 하고 있으며, 다맊 이 사건 등록고앆은 감김 방지링체(25)가 그 하단에 형성되어 있는 고정갂 삽입공(28)에 고정횡갂(27)을 삽입한 후 본체에 고정하였으나, (가)호 고안은 안내부재(22)를 결합부(22′)의 양단에 형성되어 있는 돌기(22a)와 요홈(22b)이 순차적으로 상호 결합되어 지지부재의 좌우측면에 형성되어 있는 체결편(32)과 고정편(31′)에 의하여 형성된 안내로(35)의 내부에 결합되는 차이가 있고, 낙하유도편의 길이도 (가)호 고안이 이 사건 등록 고안보다 다소 길게 되어

    대법원 2000.11.24선고 98후2313 판결
    원심은 이 사건 등록고앆인 ‘파세절기의 파세절편 감김 방지 및 낙하유도장치’와 (가)호 고안인 ‘파세절기’를 대비하면서, 양 고안은 모두 파 세절기의 작동시에 원판칼날과 와셔 주위의 틈새에 세절된 파의 찌꺼기 및 파의 잒류물이 감기지 않도록 하면서 세절된 파가 용이하게 낙하 유도될 수 있도록 하기 위 하여, 원판칼날 사이에 감김 방지링체(25, 이 사건 등록 고안) 또는 안내부재{22, (가)호 고안}를 설치하고 감김 방지링체 또는 안내부재의 한 쪽 끝을 세젃된 파를 아래쪽으로 앆내하는 기능을 수행할 수 있는 형상으로 한 것을 그 기술구성의 요지로 하고 있으며, 다맊 이 사건 등록고앆은 감김 방지링체(25)가 그 하단에 형성되어 있는 고정간 삽입공(28)에 고정횡간(27) 을 삽입한 후 본체에 고정하였으나, (가)호 고안은 안내부재(22)를 결합부(22′)의 양단에 형성되어 있는 돌기(22a)와 요홈(22b)이 순차적으로 상호 결합되어 지지부재의 좌우측면에 형성되어 있는 체결편(32)과 고정편(31′)에 의하여 형성된 안내 로(35)의 내부에 결합되는 차이가 있고, 낙하유도편의 길이도 (가)호 고안이 이 사건 등록 고안보다 다소 길게 되어 있는 차이가 있으나, 이와 같은 차이들로 인하여 어떤 특별한 효과가 있다는 점을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 이는 당해 기술분야에 종사하는 자라면 누구나 취할 수 있는 단순한 설계변경에 불과한 것이므로, 결국 (가)호 고안은 이 사건 등록 고안의 권리범위에 속한다고 판단하였다., …

    판례는 설계 변경된 사항이 변경 전후에 걸쳐 효과면에서 현저하지 않다면 ‘단순한 설계변경사항’으로 보고 있다.

    4. 맺으며
    앞서 살펴본 바와 같이, ‘단순한 설계변경사항’은
i) 구성상에 차이가 존재하더라도 그러한 차이가 인접 구성요소 의 구조, 재질, 상태 등에 따라 당업자의 취사선택이 가능한 경우이거나
ii)구성상의 차이가 존재하더라도 그러한 차이에 따른 효과면에서 현저한 차이가 발생하지 않는 경우이다.
그러나, 어느 정도까지가 당업자의 취사선택이 가능한 범위이고, 어느 정도까지가 현저한 차이로 볼 것인지에 대해서는 아직까지 도 명확한 기준은 없어 보인다. 따라서 실무적으로 누가 얼마나 설득력 있게 그 부분을 피력하는지에 따라 승패가 결정될 것으로 보인다.

    [원문보기]설계변경사항을 취급한 판례의 사례


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