글쓴이 : 황정열
  • 변호사
  • 법무법인 특허법인 다래
  • 사법정책, 판결결정, 민사법, 상사법, 형사법, 가사법, 행정법, 지적재산권법
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    [법무법인 특허법인 다래]특허침해소송 제기 전후의 상황별 대응방안

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    1. 들어가며
    특허침해소송 제기 전후로 특허권자(원고)는 내용증명우편 등을 상대방(피고)의 거래처에 보내 피고의 제품은 특허침해 가능성이 있으니 사용에 주의를 요한다거나 침해소송의 결과에 따라 특허침해의 책임을 질 수 있다는 등의 통지를 하는 것이 보통이다. 그런데 이러한 완곡한 표현을 넘어 피고의 제품이 특허를 침해한 제품이라고 단정적으로 표현한 경우가 있다. 이러한 경우 신속히 대응하지 않으면 영업방해로 인하여 막대한 피해를 입을 수 있다.
    아래에서는 소송 및 심판 단계의 다양한 상황별로 나누어 이에 대한 대처방법을 모색해 본다.

    2. 상황별 대응방안

    가. 소송이전
    영업방해가 성립하기 위해서는 허위사실유포라는 객관적 사실과 허위사실을 유포한다는 데 대한 고의 또는 과실이 존재하여야 한다. 민법상 불법행위는 과실(부주의)만으로 족하지만 영업 방해죄는 고의가 있어야 한다.
    소제기 이전 단계에서 특허를 침해한 제품이라고 표현하면, 객관적인 근거 없이 한 행위이므로 영업방해가 될 가능성이 높다는 것을 누구나 알 수 있어 이러한 경우는 극히 드물다.
    대부분 특허권리자가 특허침해로 인한 민•형사 소송을 준비 중이므로 사용에 주의를 요한다는 표현을 사용하는데, 상당 기간 침해소송을 제기하지 않는 경우 상대방이 영업방해를 이유로 형사고소를 하겠다는 내용증명우편을 보내거나 바로 형사고소를 한다면 원고에게 소송을 제기하도록 강제하는 반면에, 이후 소송진행 단계에서 거래처에 함부로 내용증명우편을 보내지 못하도록 하는 효과가 있다.

    나. 특허침해소송만을 제기한 경우
    법원에 소송만 제기하였을 뿐이고 피고의 제품이 원고 특허의 권리범위에 속하여 침해가 되는지 여부에 대한 공적인 판단이 없으므로, 마치 특허침해인 듯이 거래처에 광고하는 것은 영업 방해행위에 속할 가능성이 높다. 특허침해라고 인정하는 것이 아니라면, 신속하게 영업방해금지가처분을 제기하고 필요하다면 형사고소도 하여야 한다. 이럴 경우 원고는 더 이상 특허침 해 운운하는 광고를 할 수 없을 것이다.

    다. 특허무효심판에서 특허가 유효라는 심결이 있는 경우
    특허가 유효하다는 판단이 있을 뿐, 피고의 제품이 특허의 권리범위에 속한다는 판단은 아니므로 만약 원고가 특허심판원에서 특허침해를 인정한 것처럼 광고한다면 2.항에서와 마찬 가지로 영업방해행위가 될 가능성이 높다. 따라서 가처분 신청 및 형사고소 등을 포함한 적극적인 대처가 필요하다.

    라. 적극적 권리범위확인심판에서의 인용심결이 있는 경우
    피고의 실시제품이 원고 특허의 권리범위에 속한다는 특허심판원의 공적인 판단이 있으므로, 특허침해라고 표현한 것이 명백한 허위사실유포가 되는지 논란의 여지가 있다.
    그러나 특허심판원의 심결은 피고의 제품이 특허의 권리범위에 속한다는 1차적인 잠정적 판단이고 특허침해 여부는 민사 법원의 전속적 권한(인 점을 고려하면 특허침해라고 단정적으 로 표현하는 것은 영업방해의 소지가 있다. 영업방해로 가처분을 신청하거나 형사고소하면 가처분법원이나 검찰은 본안사건담당법원이나 특허법원의 판단을 기다려 그 결과에 따라 처리 할 가능성이 높다.

    마. 특허침해소송 1심 판결을 근거로 특허침해제품이라고 광고 하는 경우
    1심 법원에서 특허침해라고 판단하였으므로 그 판결문을 인용하여 광고하는 것을 허위사실유포로 인한 영업방해행위로 볼 수는 없다. 그러나 항소심이 진행될 예정인데, 특허침해가 확정되었다고 표현하는 것은 도를 넘은 것이다. 이 경우 영업 방해금지 가처분을 신청하는 경우, 법원이 마찬가지로 항소심 결과를 기다릴 공산이 크다.

    바. 피고가 특허침해소송에서 최종적으로 승소한 경우 원고에 대한 손해배상청구
    특허침해소송 자체로 인한 손해는, 원고가 피고의 제품이 권리범위에 속하지 않는다는 것을 알고서 소송을 제기하는 경우가 아닌 한, 즉 소권남용에 이른 정도가 아닌 한 인정받기 어렵다.
    그러나 앞에서 살펴본 바와 같이 소송진행 전후로 공적인 판단이 없는데도 피고의 제품이 특허침해제품이라는 과도한 표현을 사용하여 영업을 방해한 경우는, 이제 특허침해가 아닌 것으로 확정되었으므로 영업방해를 한 자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 물론 손해액 입증의 문제가 발생하지만 적극적으로 매출액 감소액만큼의 손해를 주장할 필요가 있겠다.

    3. 맺으며
    소송진행 이전이나 진행 중 특허권자의 과도한 행위로 인하여 피고가 영업상 큰 피해를 입는 것을 예방하기 위해 영업방해금지 가처분 및 형사고소 등을 통하여 적극적으로 대응할 필요가 있다. 특허권자 입장에서도 영업방해가 되지 않도록 표현을 완곡하게 하여 피고에게 역공의 빌미를 주지 않도록 주의하여야 할 것이다.

    [원문보기]특허침해소송 제기 전후의 상황별 대응방안


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