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    화이자제약의 디자인에 기반한 지식재산권 가치이전 경영전략

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    화이자 제약의 비아그라 알약 디자인 전략

    I. 요약

    세계적 다국적 제약회사인 화이자(이하 ‘화이자’라 합니다)는 남성 발기부전 치료제인 ‘비아그라’ 알약의 제조회사로 잘 알려져 있다. ‘비아그라’의 주 성분인 ‘실데나필’에 대하여 화이자는 물질특허와 용도특허로 그 동안 전 세계에서 독점 제조, 판매권을 가지고 막대한 매출을 올려왔으며, ‘비아그라’라는 상표와 둥근 마름모꼴의 블루 코발트 색의 알약 모양을 아이덴티티로 하여 전 세계적으로 남성발기부전 치료제 알약의 대표적 브랜드로 독점적 지위를 누려 왔다.

    그런데, 특허의 보호기간은 출원일로부터 20년으로 한정되어 있어, 특허 보호기간이 만료되면, 제네릭(복제약) 알약이 대거 출시되어, ‘비아그라’로 아이덴티티를 가지고 브랜딩 되어 온 ‘화이자’의 시장지배력이 약화될 수 밖에 없는 상황에 처하게 되었다. ‘비아그라’의 주 성분인 ‘실데나필’의 물질특허는 2012. 5. 17.로 보호기간이 만료되었고, 용도특허는 2014. 5. 13.로 만료 예정이었다. 그런데, ‘비아그라’의 복제약을 준비 중인 제약사들이 연합하여 ‘실데나필’의 물질특허 만료 전에 아직 2년 정도 더 남은 용도특허에 대하여 무효심판 청구를 제기하였고, 특허심판원은 2012. 5. 30. ‘화이자’의 ‘비아그라’ 주 성분 ‘실데나필’의 용도특허에 대하여 명세서 기재불비와 진보성 결여를 이유로 무효 심결을 하였다. 따라서 이미 수년 전부터 ‘비아그라’가 독점하고 있는 발기부전 알약 시장에 진입하기 위하여 복제약 시판을 준비 중이던 국내의 많은 대형제약사들은 경쟁적으로 발기부전 치료제 복제약을 출시하기 시작하였다.

    실제로 ‘비아그라’의 복제약을 국내 제약회사 10군데에서 출시하였고, ‘화이자’는 몇 개월만에 국내 시장점유율이 2위로 추락하게 되었다. 그러던 중 2012년 10월 ‘화이자’는 국내 ‘비아그라’ 복제약 제약회사 제품을 상대로 특허가 아닌 ‘디자인권’ 및 ‘상표권’을 근거로 판매금지가처분 소송을 제기하였다.

    국내 제약회사의 제품은 ‘비아그라’의 주성분인 ‘실데나필’을 사용하는 제네릭 복제약이었으며, 화이자의 주장에 의하면 국내 제약회사 제품의 알약의 모양과 색채가 ‘비아그라’와 유사하기 때문에 소송을 제기하였다고 한다. 국내 제약사의 복제약이 출시 몇 개월만에 오리지널약인 ‘비아그라’의 시장점유율과 매출액을 위협하게 되었는데, ‘화이자’는 이러한 상황을 무효로 다투어지고 있는 아직 보호기간이 남은 용도특허가 아닌, 시장에서 예상치 못한 ‘디자인권’과 ‘상표권’을 근거로 공격하게 된 것이다.

    ‘화이자’의 브랜드 디자인 경영 전략은 십여 년 전부터 ‘비아그라’ 브랜드의 독점적 지위의 변화를 예상하고, 치밀하게 지식재산권의 외연 확대를 통한 영구적인 브랜딩 보호 및 유지 전략을 수립한 것으로 판단된다.

    ‘비아그라’의 주성분인 ‘실데나필’의 물질특허와 용도특허를 각 1992년 및 1994년에 국제출원 후, ‘화이자’는 1998. 9. 26.에 현재 ‘비아그라’ 알약 형상, 모양 및 색채를 결합한 디자인을 당시 의장권으로 출원하여 1999. 4. 12. 등록을 받아 2014. 4. 12.까지 해당 디자인에 대하여 독점권을 가지게 되었고, 2003. 11. 6.에는 ‘비아그라’ 알약의 디자인 및 색채를 색채 및 입체 상표로 출원하여 2005. 2. 17. 등록을 받았다.

    주지하다시피 특허권은 출원일로부터 20년, 디자인권은 등록일로부터 15년, 상표권은 등록일로부터 10년의 독점적 보호기간이 주어지며, 상표권은 영구적으로 갱신이 가능하다. 따라서 ‘화이자’는 특허를 통해 유지해 온 ‘비아그라’ 브랜드의 아이덴티티를 ‘디자인권’ 및 ‘상표권’을 통해 영구적으로 유지하기 위하여 10년 전부터 브랜드 디자인 경영 전략적 관점에서 준비, 추진해온 것으로 보인다.

    ‘화이자’는 이번 소송에서 디자인권 및 상표권 외에도 미국의 ‘TradeDress’에 해당하는 국내법인 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 의한 금지청구 주장도 함께 하고 있어 ‘화이자’의 디자인 관련 지식재산권에 기반한 브랜딩 보호 전략이 디자인을 활용한 ‘화이자’의 경영 단계가 최상 단계인 ‘전략’단계에서 치밀하게 짜여진 것임을 알 수 있다.

    소송의 결과는 최종 판결을 기다려 봐야 하지만, 이번 소송의 승패와 관계 없이, 이번 소송으로 인하여, 국내 기업들의 디자인 활용 경영 전략에 있어서 브랜딩의 중요성과 브랜딩에 있어서의 디자인 활용의 전략에 대하여 일대 전기가 될 수 있는 좋은 학습 기회가 되리라 보며, 애플 및 삼성의 디자인특허 소송 같은 케이스가 IT 분야 뿐만 아니라 디자인이 적용되는 전 산업 분야에서도 언제든지 발생할 수 있다는 중요한 시사적 사례가 될 것으로 본다.

    II. 서론(문제제기)

    1. ‘비아그라’의 물질특허 만료 및 용도특허 무효로 인한 브랜드 위기

    국내발기부전 치료제 시장 규모는 2011년 기준 약 1,000억원, ‘화이자’의 ‘비아그라’는 이중 약40%인 400억의 시장점유율을 가지고 있었다. 그런데 2012. 5. 17. ‘비아그라’의 주성분으로 ‘화이자’가 물질특허를 가지고 있던 ‘실데나필’ 물질특허가 존속기간이 만료가 되었다. 다만, ‘실데나필’에 대한 발기부전 치료제 용도로 용도특허가 별도로있었으면 그 존속기간 만료일은 2014. 5. 13.이었다. 따라서‘비아그라’의 제네릭 복제약을 제조하려고 준비 중인 다른제약사들은 2014. 5. 13. 이후에야 출시가 가능하였었다. 하지만, 국내 제약사들은 ‘비아그라’ 복제약출시를 앞당기기 위하여 ‘화이자’의 위 용도특허에 대하여 무효심판 청구를 하였고, 2012. 5. 30. 특허심판원은 명세서 기재 불비와 진보성 결여를 이유로 ‘화이자’가 독점권을 가지고 있던 ‘실데나필’의 용도특허를 무효화하였다. 이에, 2014년 6월부터본격적으로 ‘비아그라’ 복제약이국내 시장에 봇물 터지듯이 출시되기 시작하였고, ‘화이자’는 예상보다 2년이나 빨리 국내시장에서의 독점 지위를 상실하게 되었다.

    따라서 ‘화이자’는 물질특허의 보호기간 만료와 예상치 못한 용도특허의 무효 심결에 이어, 제네릭 제약회사들이 ‘비아그라’ 알약의 성분 외에 모양과 색깔까지 유사하게 출시를 하였다고 생각하고 소송을 제기한 것으로 보이며, 실제로 십년 넘게 유지해 온 시장지배적 지위가 제네릭알약 출시 몇 개월 만에 무너지게 되었고, 이에 대하여 ‘화이자’는 원조 발기부전 치료제로서 전세계적으로 브랜드 아이덴티티가 확립된 ‘비아그라’ 알약의 아이덴티티가 무너지게 될 위기에 처하게 되었다.

    2. 특허권의 보호기간의 한계

    특허법에 의하여 등록된 특허권의 보호기간은 출원일로부터 20년으로 한정이 되어 있다. 제약회사는 신약을 개발하기 위하여 10년 내지 20년의 기간 동안 수천억원에서 수조원의 개발비용을 투입하여 신약을 개발하지만, 실제 보호기간은 출원 후 등록에 소요되는 기간, 각국에 진입하는 기간 등을 고려하면 특허권으로 보호되는 기간은 투자비용을 회수하기에 충분한 시간이 아닐 수 있다.

    ‘화이자’도 ‘비아그라’에 대하여 1992년 영국에서 우선 출원을 하였지만 국내 특허 출원은 1999년에야 이루어져서 국내 시장에서의 특허권 보호는 실제 12~3년에 불과하였다.

    ‘비아그라’의 개발을 위해서 수천억 내지 수조원의 연구 개발 비용을 투입하였고, 세계 최초의 발기부전용 치료제라는 브랜드 가치를 가지게 된 ‘화이자’로서는 특허뿐만 아니라 브랜드 가치마저 상실하게 될 위기에 처하게 되었으나, 이는 특허 보호기간의 한계로 인하여 충분히 예상할 수 있는 위기였고, ‘화이자’는 이에 대한 경영 전략이 있어야 했던 상황이었다.

    3. 경쟁 제약회사의 제네릭 복제약의 대거 출시로 인한 시장지배적 지위의 변동

    통상 오리지널 약의 특허기간이 만료되더라도, 기존 오리지널 약에 대한 소비자들의 신용과 신뢰, 그리고 그 동안의 마케팅, 홍보를 통한 브랜딩 전략에 의한 아이덴티티 정립 및 브랜드 가치 등에 의하여 복제약이 출시되더라도 급격한 시장점유율 변동은 없으리라고 기대할 수도 있었다.

    특히 세계 최초 발기부전 치료제로서 ‘비아그라’의 브랜드 가치는 타의 추종을 불허하는 신뢰도와 식별력을 가지고 있었다고 할 것이다.

    그러나, 특허기간 만료 및 특허무효 심결로 인하여 2012년 6월부터 ‘비아그라’와 같은 성분의 제네릭 알약이 봇물 터지듯 출시가 되었고 예상 외로 ‘비아그라’는 발기부전 시장에서 1위 자리를 쉽게 내주게 되었다.

    4.’비아그라’ 브랜드아이덴티티 희석화의 문제

    그런데, 화이자는 국내 대부분의 제네릭 제약사들이 ‘비아그라’의 모양, 형태, 색채와 유사한 제품을 판매를 하였다고 보고 있다.

    제네릭 제약사들의 제품이 ‘비아그라’의 주성분 ‘실데나필’을 원료로 하고 있는 복제약이라는 것은 주지의 사실인데, 화이자는 국내 제네릭 제약사들의 제품이 오리지날약인 ‘비아그라’와 모양, 크기, 형태, 색깔과 유사하게 제조를 하여 일반 소비자들로 하여금 복제약이지만 비아그라만큼 신뢰할 수 있는 제품이라는 것을 암시하려고 한다고 생각하고 있는 것으로 보인다.

    화이자는 일반 소비자들 입장에서는 복제약이 오리지날약과 똑 같은 성분을 가진 동일한 약효가 있는 제품이라는 것을 알고는 있지만, 약효의 차이 및 부작용 우려 등으로 기존 제약사에 대한 신뢰를 쉽게 바꾸지는 못할 수 있다는 점을 대비한 제네릭 제약회사들의 마케팅 전략이라고 보고 있는 듯하다.

    화이자의 입장에서는 ‘비아그라’는 특허만료에 이어 발기부전 치료제의 오리지날약으로서의 아이덴티티마저 상실되어 브랜드 가치 희석화 및 상실 위기에 처하게 된 상태에서 위 소송을 제기한 것이다.

    III. 본론(문제해결과정)

    1. 화이자의 DESIGN BASED IP VALUE TRANSFER 전략

    화이자는 이번 소송을 위해 이미 특허 보호기간 만료를 대비하여 오래 전부터 치밀하게 디자인에 기반을 둔 지식재산권 가치 이전(DESIGN BASED IP VALUE TRANSFER) 경영 전략을 수립하고 대비해온 것으로 보인다.

    특허권의 보호기간은 특허권 설정등록일로부터 출원일 후 20년이 되는 날까지(특허법 제88조 제1항)이고, 디자인권의 보호기간은 디자인권 설정등록일로부터 15년(디자인보호법 제40조 제1항), 상표권의 보호기간은 상표권의 설정등록일부터 10년(상표법 제42조 제1항, 동조 제2항에 의하여 10년마다 갱신이 가능하므로 영구적인 권리가 될 수 있다)이며, 부정경쟁방지 및 영업보호에 관한 법률의 부정경쟁행위에 해당하면 기간 제한 없이 보호가 가능하다. 이 중 부정경쟁행위는 미국의 ‘TradeDress’ 제도와 유사한 국내 제도이다.

    기능(Function)에 초점을 둔 지식재산권이 특허권이고, 표현, 외관(Expression)에 초점을 둔 지식재산권이 상표권, 디자인권, 저작권, 트레이드 드레스이며, 브랜드(Brand)에 중점을 둔 지식재산권이 브랜드 그 자체, 상호, CI 등이다.

    지식재산권의 가치 중심을 기능에서 표현, 외관에서 브랜드로 이전하는 것을 IP VALUE TRANSFER라고 하며, 이는 지식재산권의 보호기간의 연장과도 방향이 일치한다.

    새로운 물질, 용도의 발명을 특허권으로 20년간 보호를 받고, 특허기간 만료 전에 해당 제품의 디자인권을 등록하여 15년간 보호를 받고, 특허 및 디자인권의 보호기간 만료 전에 식별력을 갖춘 해당 제품의 디자인의 색깔, 모양을 색채 및 입체 상표로 등록을 하여 10년간 갱신을 하여 영구적으로 그 식별력을 보호받는 전략을 디자인에 기반한 지식재산권 가치 이전 경영 전략이라고 할 수 있다고 본다.

    이전략에 의하면 제품의 기능에 관하여서는 20년간의 보호를 받지만, 20년 동안 해당 제품이 소비자들에게 신뢰를 주고, 사랑을 받아 독특한 아이덴티티가 형성되면 브랜드의 단계로 가치가 격상이 될 수 있으며, 이러한 브랜드를 제품의 기능과는 별도로 영구히 유지하기 위해서는 디자인권 등록 및 상표권 등록을 통해 지식재산권으로 보호를 받는 것이 필요하다.

    ‘화이자’는 이미 10년전부터 이러한 디자인 기반 IP 가치 이전 경영 전략에 기초하여 준비를 해 온 것이고, 이 번 소송은 그 전략에 따른 당연한 조치라고 할 것이다.

    2. 디자인 브랜딩 전략을 통한 시장우위적 지위 유지의 핵심수단 : 디자인권, 상표권,Trade Dress 등 “Design Based Intellectual Property!”

    ‘비아그라’ 디자인권등록 : ‘화이자’는 미국에서 1998. 4. 7. ‘비아그라’ 알약모양을 디자인특허 출원하였고, 국내에는 1998. 9. 26. 출원을 하여 1999. 4. 12. 등록이 되었다.

    (등록번호 30-0240145)

    ‘화이자’의 디자인권 출원은 ‘비아그라’의 물질특허 및 용도특허 출원 시점으로부터 6~7년 후에 이루어진 일이고, 특허 만료기간 3~4년 전의 일이다.

    ‘화이자’는 ‘비아그라’ 특허 존속기간만료에 대비하여, ‘비아그라’의 명성과 브랜드를 모방한 유사 제네릭 알약 형태의 판매로 인하여 ‘비아그라’의 브랜드 가치가 희석화되는 것을 디자인권으로보호받고자 하는 전략을 이미 14~5년전부터 준비해온 사실을 알 수 있다.

    하지만 디자인권의 존속기간은 2014. 4. 12.로 만료 예정이고, 상표권과 달리 갱신이 안되므로 존속기간 만료 이후의 ‘비아그라’ 브랜드의가치 유지를 위하여 다른 지식재산권의 보호가 추가로 필요하게 되었다.

    ‘비아그라’ 색채 및입체 상표 출원 및 등록 : ‘화이자’는 디자인권 등록 4년 후 ‘비아그라’ 알약의 색채인 코발트 블루 색깔과 기존 디자인권의 도면과 동일한 마름모꼴 형태를 색채 및 입체 상표로 출원하여2005. 2. 17. 등록을 받게 되었다.

    (등록번호 :40-0608773)

    이러한 배경에는 상표법의 개정으로 색채 및 입체 상표의 등록이 가능하게 된 제도적 변화의 영향도 있고, ‘화이자’가 ‘비아그라’ 브랜드를 디자인에 중점을 두고 디자인 색채 및 형태 자체를 ‘비아그라’ 브랜드 대표 이미지로 하여 영구적인 보호를 받겠다는 전략을 2004년경 수립한 것을 알 수 있다.

    2004~2005년 당시에는 ‘화이자’의 ‘비아그라’가 남성 발기부전 치료제의 유일한 독점 회사로서 경쟁사도 없는 상태이었고, 다른 제약사들도 특허 때문에 연구 개발도 별도로 하지 않았으며, 특허기간이 많이 남아 제네릭 알약의 개발이 이슈가 되지 않았던 때임에도 불구하고, ‘화이자’는 장기적인 브랜드 경영 전략을 미리 수립하고, 기능 특허의 만료 후의 ‘비아그라’ 브랜드의 유지 및 보호 전략의 핵심으로 소비자들에게가장 쉽게 타사 상품과 구별할 수 있는 식별력의 기준으로 블루 코발트 색상의 마름모꼴 형태의 알약이라는 디자인으로 정한 후 지식재산권적 보호를위한 수단을 강구한 것이라고 할 수 있다.

    또한 ‘비아그라’ 알약의 색채, 모양은 국내에 주지 저명한 상품 표지로서 부정경쟁 및 영업비밀 보호에 관한 법률의 부정경쟁행위보호 대상이 될 수 있어 사실상 미국의 ‘Trade Dress’ 처럼 보호될 수도 있다. 다만, ‘비아그라’의 특허 존속기간 만료 시점만을 기다리며 제네릭알약을 준비해 온 국내 제약사들은 이러한 ‘화이자’의 디자인 기반 지식재산권 가치 이전 전략을 모르고 있었거나 충분히 대비를 하지 못하였다고 본다.

    언론에서조차도 ‘화이자’의 이번 소송을 단순한 노이즈 마케팅이나 승소 가능성이 희박한 엉뚱한 소송쯤으로 치부하는 내용의 보도가 있었다.

    4. 소송의배경 및 전망과 기업 디자인 경영 단계의 변화에 대한 영향

    국내 제약사는 화이자의 디자인권등침해금지 소송에 대하여 국내 제약사들도 독자적 디자인권을 등록한 권리자이고, 복제약의 디자인은 ‘비아그라’의 디자인과 달리 마름모가 아니라 다른 도형이라는 점을 이유로 디자인권 침해가 아니라고 주장을 할 수 있다.

    국내에서는 알약에 대한 디자인권 및 색채 상표권 소송이 처음이지만, 해외에서는 유사한 소송이 진행된 예가 있고(Glimepiride사의 amaryl-M tab), AstraZeneca사는 PRILOSEC이라는 오리지날 알약에 대하여 보라색 색채를 색채 상표로 등록한 후 복제약 및 다음 단계 신약 개발 등에 권리 보호 수단으로 활용한 예가 있으며, 치과치료용 보형물에 대하여 보라색을 역시 색채 상표로 등록한 후 유사 상품들을 지정상품으로 등록하여 보호 범위를 확대하는 전략을 세우는 세계적 기업(3M)들이 나타나고 있다.

    디자인권 및 상표권의 보호 범위를 너무 넓게 인정하여 해당 업종의 상품의 통상적인 디자인에 불과하거나, 기능상 디자인에 한계가 있는 경우 등에까지 독점권을 인정해주면, 오히려 산업 발전을 저해하거나, 후발 주자들의 공정한 경쟁 기회를 박탈할 우려가 있다는 측면에서 국내 제약사의 주장이 받아들여질 수도 있고, 반면에 제네릭 제약사의 제품이 ‘비아그라’와 유사하게 보이려는 의도가 있었던 것으로 보아 화이자의 주장이 받아들여 수도 있다.

    그러나 ‘화이자’의 이번 디자인권 소송의 승패와 관계 없이, 기업들이 디자인을 기반으로 하는 지식재산권의 가치 이전 경영 전략에 관심을 가지게 될 것이고, 우리나라 기업들도 유명 상품의 디자인을 따라하는 관행에서 벗어나 장기적이고 독창적인 관점에서 디자인에 기반한 기업 경영 전략을 수립하려고 노력하게 될 것이라는 점에 이번 소송의 중요한 의의가 있다고할 것이다.

    IV. 결론(주요 발견점)

    뛰어나고 독창적인 기능의 발명에 대하여 특허를 통하여 권리 보호를 받게 되지만, 보호기간의 한계가 있다.

    기업이 장기적인 관점에서 ‘디자인에 기반한 지식재산권의 가치 이전 경영 전략’을 수립하게 된다면, 제품의 아이덴티티를 확립한 브랜드 있는 상품을 영구적으로 지식재산권으로 보호가 가능하게 될 수 있다(코카 콜라의 유리병 모양 도형상표).

    ‘화이자’는 이미 14년전에 ‘비아그라’의 모양 형태를 디자인권으로 보호 받으려고 하였고, ‘비아그라’의 아이덴티티를 ‘파란색 모양의 마름모꼴 알약’이라는 이미지를 통해 브랜딩에 성공한 후, 색채 및 입체 상표 등록을 통해 확립된 브랜드 가치를 영구적으로 보호하고자 하는 전략을 세우고 이미 7년 전에 상표 등록을 마친 상태이다.

    이에 반하여 국내 제약사들은 복제약을 준비하면서 용도특허의 무효화에는 신경을 썼지만, ‘화이자’의 디자인권 등록, 색채 및 입체 상표 등록 등에 대하여서는 무효심판 청구 또는 사전적인 디자인 등록 등 준비가 미비한 상태였던 점에 비추어, 아직까지는 디자인 경영 전략 수립이 미흡하다고 볼 수 있다.

    하지만 삼성이 애플과의 디자인특허 소송을 통하여 오히려 디자인 측면에서나 시장 점유율 측면에서나 애플과 대등 또는 더 우위에 있는 지위까지 성장한 예에 비추어, 이번 소송의 승패와 상관없이 이번 소송의 궁극적인 수혜자는 세계적 기업들의 디자인 기반 경영 전략 기법을 직접 체험하여 학습하게 되는 국내 기업들이 되리라고 본다. _끝_

    2013년 2월 11일 법무법인(유)동인 권단 변호사 작성

    “Design Rights, the highlight of Intellectual property.”


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